Recentment s’ha modificat tant la Llei de marques com el seu Reglament d’execució, i amb això sorgeixen tota una sèrie de novetats i canvis.

El passat 1 de maig va entrar en vigor el Reial decret 306/2019, de 26 d’abril, pel qual es modifica el Reglament de la Llei 17/2001 de marques fruit de la transposició al nostre ordenament de la Directiva 2015/2436 mitjançant el Reial decret llei 23/2018, de 21 de desembre, que modificava la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques, i que va entrar en vigor el dia 14 de gener de 2019.

A continuació, exposarem, de manera resumida, les novetats més importants sobre aquesta reforma de la Llei i Reglament de marques.

Eliminació del requisit de representació gràfica en el concepte de marca

La marca passa de ser definida com “tot signe susceptible de representació gràfica” a “tot signe susceptible de representació”. Amb l’eliminació de l’afegitó “gràfic” es busca ampliar el concepte de marca, passant a abastar, entre altres: representacions hologràfiques, tridimensionals, olfactòries o tàctils. I, per això, caldrà facilitar informació que serveixi per a precisar d’una manera clara quin és l’objecte que busca ser registrat. Per exemple, en el cas que es volgués registrar una marca de tipus olfactori, caldria detallar els atributs que permeten que el consumidor la reconegui.

Atenció. Implica en la pràctica l’obertura del registre a signes “no convencionals”, com, per exemple, les marques olfactòries.

De forma enunciativa, el Reglament identifica la forma en què s’han de representar determinats signes per a poder accedir al registre, entre altres, les marques: (a) denominatives, (b) figuratives, (c) tridimensionals, (d) de posició, (e) de patró, (f) de color, (g) sonores, (h) de moviment, (i) multimèdia i (j) hologrames.

Oposició a l’ús de la marca

Sempre que el sol·licitant de la marca posterior objecte d’oposició ho requereixi, el titular de la marca anterior haurà d’aportar documentació que n’acrediti un ús continuat, en els casos en els quals la marca anterior porti almenys 5 anys registrada. L’objectiu, per tant, és el de disminuir notablement el nombre d’oposicions.

A més:

• S’aclareix el moment concret des del qual s’ha de computar el termini de 5 anys, sent a partir del dia en què el registre de la marca sigui ferm.
• Finalment, en els procediments de caducitat i nul·litat es recull la mateixa previsió que en el d’oposició, permetent al titular de la marca anterior sol·licitar que s’aportés prova del seu ús efectiu.

El Reglament regula el procediment que s’haurà de seguir en aquells supòsits en els quals el sol·licitant d’una marca hagi requerit a l’oponent prova d’ús de la marca en la qual basa la seva oposició. El sol·licitant d’una marca podrà sol·licitar una prova d’ús per part de les marques que s’hi oposin. El requisit és que hagin passat més de cinc anys des del seu registre. La part oponent disposa d’un mes per a aportar-la. I, en cas de no fer-ho, que sigui insuficient o no acreditar una causa justificativa per a la falta d’ús, l’oposició serà desestimada.

Clarificació del concepte de marca i nom comercial canviat de nom

Es contempla com a única categoria la marca o nom comercial que gaudeixi de renom, eliminant la referència al concepte de “notori” de l’article 8 de la Llei de marques. Aquesta referència generava inseguretat jurídica i no s’adequava a la redacció de la Directiva de marques. Així mateix, s’aclareix que la marca canviada de nom es protegeix també enfront del risc de dilució del caràcter distintiu.

En parlar de marca notòria, fem referència a aquelles marques conegudes en el sector en el qual operen. Quan ens referim a marca canviada de nom, d’altra banda, al·ludim a aquelles el reconeixement de les quals traspassa el seu propi sector d’activitat. Aquesta modificació de la llei manté el concepte de ‘renom’, per exemple, en el cas de les prohibicions de registre.

Competència  de l’OEPM per declarar la nul·litat o caducitat d’una marca

L’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) tindrà competències per a resoldre les accions de caducitat i nul·litat de les marques. Els tribunals només seran competents en el si d’un procediment d’infracció de marca via demanda reconvencional. Aquesta previsió no serà aplicable fins al 14 de gener del 2023.

El Reglament regula els procediments de nul·litat i caducitat, indicant, per exemple, el contingut de la sol·licitud o les proves que el sol·licitant estimi pertinents.

Mercaderies en trànsit

S’atorga al titular d’una marca registrada la facultat d’exercitar l’acció de cessació contra mercaderies procedents de tercers països que s’introdueixin a Espanya, tot i que no siguin despatxades a lliure pràctica. Aquest dret decaurà si el titular de les mercaderies o el declarant acreditessin que el titular de la marca registrada no té dret a prohibir la posada en el mercat de les mercaderies al país de destinació final.